0755-23949013
关于若干规定的意见

规定 修改建议 理由
第二十七条  专利权人损失数额的计算,应当综合其研究开发成本、该专利对实施该专利的产品或方法的贡献、专利权人市场份额减少、专利权人许可或转让该类专利的收益等因素确定。 侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定,该实际损失数额应当综合其研究开发成本、该专利对实施该专利的产品或方法的贡献、专利权人因侵权导致的市场份额减少、专利权人许可或转让该类专利的收益等因素确定。实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的非法经营额确定。权利人的损失或者侵权人获得的非法经营额难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。 1.本条第一款讨论了“专利权人损失数额的计算”,第二款对“专利法第六十五条第二款”的适用情况进行了规定。但是,目前的文本,这两个条款之间缺乏了一些关联性。关于“专利权人损失数额”,专利法中并无这样的描述,参照现行专利法第六十五条的相关规定,“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支”,此处所提及的“专利权人损失数额””应该是指“权利人因被侵权所受到的实际损失”。而且本条第二款也是在讨论“侵权赔偿数额”,因此,参照专利法第六十五条对本条第一款进行了修改;
2.将“专利权人市场份额减少”修改为“专利权人因侵权导致的市场份额减少”,因为市场份额的减少可能是有多种原因导致的,专利权人自身的经营行为,市场上其他同类型产品的竞争等等,都有可能导致专利产品市场份额的减少,建议明确是由“侵权导致”的市场份额减少,才应该作为专利权人由侵权带来的损失;
3.参照专利法,规定了在实际损失难以确定的情况下,可以按照侵权人因侵权所获得的“非法经营额”进行计算,也呼应本规定第二十四和二十五条关于非法经营额的条款。
人民法院适用《中华人民共和国专利法》第六十五条第二款的规定确定侵权赔偿数额的,应以通过合理分配举证责任仍无法确定侵权赔偿数额为前提。 关于权利人的损失、侵权人获得的非法经营额和专利许可使用费的计算,专利权人应当尽力举证,侵权人应当主动提供与侵权行为相关的账簿、资料;在通过合理分配举证责任仍无法确定侵权赔偿数额的情况下,人民法院适用《中华人民共和国专利法》第六十五条第二款的规定确定侵权赔偿数额。
侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。
专利法六十五条第二款对赔偿数额难以确定的情况,提供了法定的赔偿数额。随着市场经济的发展,现行专利法规定的赔偿数额“一万元以上一百万元以下”,数额偏低,落后时代的发展。本条第二款希望对此条款的适用加以限制,但是如何合理分配举证责任,并未明确规定。
专利法第四次修改的草案中,对第六十五也进行了修改,一方面是提高了原来规定的法定赔偿额,同时增加了第三款,对举证责任进行了规定。
因此,按照第四次专利法修改的精神,对专利权人和侵权人的举证责任进行了规定,同时,在“与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下”,专利权人实际上比较被动,规定“侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额”。
第二十八条第一款  标准必要专利权人与标准实施人应当就标准必要专利的实施许可条件进行善意协商。公平、合理和无歧视的许可条件应当体现专利权人对标准的实际研发投入及对标准的实际贡献。 标准必要专利权人与标准实施人应当按照公平、合理、无歧视的原则就标准必要专利的实施许可条件进行善意协商。
许可条件应当体现标准必要专利权人对标准的实际研发投入及对标准的实际贡献,综合考虑对应专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围和相关的许可条件等因素进行确定。
专利权人、被诉侵权人在协商标准专利的实施许可条件时,专利权人有义务遵守其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务。
本次规定的二十八条,在确定实施许可条件时,强调了“善意协商”以及“专利权人对标准的实际研发投入及对标准的实际贡献”,但是也不应忽视专利权人在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务。根据2016年4月1日起施行的“最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)”第24条的相关内容,进行了更具体的规定。
  增加一款
标准必要专利权人与标准实施人难以对许可条件达成一致的,可以请求仲裁机构裁决,也可以请求人民法院确定。
仲裁具有自愿性、公正性、及时性、经济型、强制性、保密性等优点,深圳、华南的经济贸易仲裁机构设有专业的知识产权仲裁中心,妥善利用仲裁机制有利于加快纠纷解决。
 
        第二十八条第一款的修改理由:
       十八大以来,国家提出“创新驱动发展”战略,标志着我国经济社会发展迈入了新阶段。新的阶段对严格知识产权保护提出了新的要求,从整体趋势上看,进一步加强对标准必要专利的保护是有必要的。将标准必要专利的有关规定条款纳入到本次修改中,是进一步加强对标准必要专利保护的表现。
但是,从全球范围内看,国际上的关键标准的标准必要专利,绝大部分仍然掌握在欧美等发达国家企业手中。我国企业能够在国际关键标准中占有一席之地的,仍然仅仅局限于极少数几个标准和极少数几个企业,例如4G、5G的通信标准。我市范围内,能够将专利纳入标准,成为标准必要专利的企业,仍然是凤毛麟角。这种核心知识产权基本掌握在国外专利权人的状况,仍未发生实质性变化。
        因此,根据我国创新发展的现阶段状况,以及经济社会发展的阶段性特征,在严格知识产权保护方面,仍应坚持立足实际、实事求是,有节奏的强化知识产权保护。
从当前文本上看,第二十八条第一款中,过分强调了专利权人的利益,其义务没有得到明显的重视。从标准的授权方和实施方来看,标准必要专利权人毋庸置疑的处于相对强势地位,标准实施人很明显地处于弱势地位。标准必要专利权人在该标准规定的产品或服务领域,构成了具有垄断地位的经营者。根据我国经济社会发展的现状,如果过分强调标准必要专利权人的利益,忽视其义务,或者没有足够强调其义务,这容易导致标准必要专利人利用该等规则对国内大多数企业进行知识产权的围剿,容易导致专利权滥用,从而可能影响国内产业和经济发展,有可能产生当年DVD产业的覆辙。
       因此,在强化标准必要专利权人利益的同时,应当按照国际通用标准也同步强调其义务,尤其是应该强调标准必要专利权人的FRAND义务。强调标准必要专利权人在加入标准时的承诺,对公平、合理、无歧视原则的承诺。除此之外,由于标准必要专利权人的垄断属性,为避免标准必要专利权人滥用专利权导致公共利益受损,还应当为履行公平、合理、无歧视原则而对应公布相关承诺细节,以便于加强监督,平衡社会利益。